§ 91 des Österreichischen Patentgesetztes (PatG) bestimmt, dass die Patentansprüche nur bis zur Herausgabe eines Erteilungsbeschlusses geändert werden dürfen. Möglich ist allenfalls ein Teilverzicht gemäß § 46 PatG. In der Praxis des Österreichischen Patentamtes wurde dies über Jahrzehnte so gehandhabt, dass im Einklang mit der Möglichkeit eines Teilverzichtes nur ein Zusammenziehen von Patentansprüchen – einhergehend mit einer Einschränkung der Patentansprüche – möglich war.
Die Entscheidung 17 Ob 26/08k – Pantoprazol hat diesbezüglich erstmals in einem Unterlassungsbegehren einen Rückgriff auf Patentansprüche erlaubt, welche in geänderter Fassung erstmals auf Merkmale der Beschreibung zurückgriffen. Diese Entscheidung des OGH wurde in der Folge kontrovers diskutiert.
Unsere Kanzlei vertrat die Patentinhaberin in der Entscheidung 133R12/18i – Schankanlage, in welcher das OLG Wien unter anderem über mehrere Hilfsanträge zu entscheiden hatte. Nachdem die Technische Abteilung das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen hatte, wurden mehrere Hilfsanträge vorgelegt, in welchen in den unabhängigen Ansprüchen insbesondere Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen wurden.
Soweit ersichtlich, wurden in dieser Entscheidung folgende Konzepte, die an sich aus dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) bekannt sind, in die österreichische Rechtsprechung übernommen, ohne dass dies in irgendeiner Weise in der Entscheidung näher diskutiert wurde:
– Zwischenverallgemeinerung;
– Klarheit geänderter Patentansprüche;
– Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in Hilfsanträge in der zweiten Instanz.
Die reflexionsfreie Übernahme entsprechender Konzepte aus dem EPÜ in die österreichische Rechtsprechung durch den erkennenden Senat deutet nicht nur auf eine Harmonisierung mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes hin (die in diesem Umfang möglicherweise gar nicht beabsichtigt war), sondern sollte Patentinhaber auch ermutigen, auch in der zweiten Instanz Hilfsanträge vorzulegen, die so formuliert sind, dass das Patent bestmöglich verteidigt werden kann.
